С какими сложностями при регистрации товарного знака сталкиваются предприниматели

Рассмотрим основные сложности, с которыми предприниматели сталкиваются при регистрации товарного знака, и то, как их преодолели специалисты патентного бюро «Железно».

Если у вас есть идея по названию бренда, лучше зарегистрировать его прямо сейчас, пока кто-то другой вас не опередил. Роспатент отклонит заявку в случае, когда есть 100%-ное совпадение или схожее по звучанию название ― на основании статьи 1483, пункта 6 Гражданского кодекса РФ.

Кейс из практики. Клиент обратился за регистрацией товарного знака MIO BOUTIQUE для шоурума женской одежды. Случай сложный, так как предварительная проверка показала, что зарегистрировано уже много похожих брендов в той же сфере.

Как и ожидалось, на поданную заявку пришёл предварительный отказ. Мешали три обозначения: MIO, MIO shoes & accessories и «МИО обувь & аксессуары».

Как мы выстроили защиту:

• Подчеркнули различие знаков по значению. MIO BOUTIQUE на итальянском означает «мой бутик». Это цельное словосочетание, которое по своему смыслу отличается от конкурирующих с нами брендов.

• Доказали различие знаков по звучанию: количество букв и звуков в заявленном названии отличается от количества в трёх других.

Специалисты Роспатента приняли во внимание эти доводы и вынесли решение в нашу пользу.

Название может быть свободным, но если в своём смысловом значении несёт негативную окраску ― высоки риски отказа от регистрации. Основание ― «противоречие общественным интересам, принципам гуманности и морали» (статья 1483, пункт 3 ГК РФ).

Кейс из практики. Предпринимательница из Санкт-Петербурга, продающая одежду и аксессуары, для своего бренда придумала яркое и необычное название ― Harmful. Ей хотелось вложить в него такие смыслы, как целеустремлённый и напористый. Но Роспатент ориентировался на прямой перевод с английского ― «вредный, опасный».

Что мы сделали, чтобы отстоять знак:

• Провели онлайн-опрос, в котором поучаствовало около 2 000 человек. 80% опрошенных ответили, что не знают перевод слова harmful, а около 60% тех, кто знал перевод, не считали, что название противоречит общественным интересам.

• Привели в пример другие ранее зарегистрированные знаки с негативным значением: Bad (плохой), Sinful (греховный), Dangerous (опасный).

• В письме мы акцентировали внимание на том, какой смысл хотим придать названию: у бренда вредный характер, то есть целеустремлённый и напористый. В итоге слово «вредный» признали многозначным. Роспатент согласился, что само по себе оно не оскорбляет человеческое достоинство и не является непристойным. Бренд зарегистрировали.

В регистрации товарного знака зачастую отказывают не на основании буквы закона, а из-за субъективного взгляда на название. В ведомстве работают обычные люди, они выносят решение на основании своего личного мнения, а вы вправе это мнение оспорить.

Кейс из практики. К нам обратился создатель проекта, посвящённого стартапам и эффективному менеджменту. После проверки выяснилось, что название SELFMADEPERSON.RU свободно. Однако на заявку по регистрации пришёл отказ.

Эксперт Роспатента посчитал, что наш знак похож на действующий бренд SELFMADEGIRL, зарегистрированный для производства косметики и парфюмерии. Бренды занимали разные ниши, но пересекались в одном классе Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) ― в сфере, в которой бренд будет работать. Классы выбирает заявитель.

Мы связались с представителями SELFMADEGIRL и объяснили, что наши бренды не будут конкурировать между собой. Правообладатель дал письменное разрешение на регистрацию нашего бренда. С этим документом мы повторно подали заявку в Роспатент и получили положительный ответ. В итоге отказываться от названия или части услуг не пришлось.

Увы, недобросовестность партнёра ― частая ситуация, с которой приходится сталкиваться владельцам бизнеса. В сфере защиты интеллектуальной собственности побеждает тот, кто первым зарегистрировал товарный знак на своё имя. Но бывают и счастливые исключения.

Кейс из практики. Юлия ― автор бренда одежды JENESAQ. В какой-то момент она узнала, что за её спиной партнёр подал заявку на регистрацию товарного знака и успешно завершил этот процесс.

Мы помогли Юлии оспорить решение Роспатента в Палате по патентным спорам. Помог аргумент, что фирменное наименование компании ― «Женесак» ― появилось раньше, чем товарный знак, и уже обрело большую популярность.

В качестве доказательств мы приложили документы, подтверждающие реализацию товаров. В нашем случае это были договоры комиссии и отчёты комиссионеров о продажах.

В итоге Палата по патентным спорам приняла решение в нашу пользу. Товарный знак, который зарегистрировал бывший партнёр Юлии, аннулировали, а Юлия подала заявку и успешно зарегистрировала товарный знак JENESAQ.

За время существования нашего патентного бюро мы тысячи раз помогали привлекать к ответственности нарушителей за незаконное использование чужой интеллектуальной собственности. А однажды сами столкнулись с копированием.

Наш собственный кейс. На просторах интернета появилась страница, похожая на сайт нашего бюро. Та же структура, те же блоки информации, местами даже без рерайта. Были использованы фото наших сотрудников, а в некоторых текстовых блоках даже упоминался наш бренд! Вот только в контактах стоял город Ярославль, тогда как наш офис располагается в Кирове, и соответственно другой адрес. Также не совпадали электронная почта и номер телефона.

В первую очередь мы зафиксировали факт нарушения: сделали скриншоты сайта с открытым в нижнем углу точным московским временем и датой. Заверили скриншоты нотариально, чтобы подтвердить их подлинность.

Составили досудебную претензию и направили её на юридический адрес нарушителя и по электронной почте. В тот же день с нами связался представитель той ярославской компании. Оказалось, он был не в курсе происходящего. Всё встало на свои места, когда дело дошло до адреса сайта. Домен принадлежал маркетинговому агентству, которое занималось привлечением клиентов для наших коллег из Ярославля. Сотрудники агентства не нашли способ лучше, чем скопировать чужой контент. Причём сделали свою работу настолько спустя рукава, что не везде убрали наше название.

Руководитель маркетингового агентства не стал отрицать вину. Он согласился с претензией, удалил всю скопированную информацию и выплатил компенсацию.

Схожие названия ― самая частая причина отказа в регистрации товарного знака в Роспатенте. Однако за выбранное название можно и нужно бороться. В качестве аргументов можно привести смысловые и звуковые различия с соответствующими брендами.

Если для названия вы выбрали слово с негативным оттенком, будьте готовы к отказу. В качестве причины приведут противоречие общественным интересам, принципам гуманности и морали. Откровенные оскорбления зарегистрировать не получится, а за все остальные варианты есть смысл бороться. Упор следует делать на многозначность понятия.

Субъективное мнение эксперта Роспатента ― это мнение человека, которое нужно выслушать, принять к сведению, а вот соглашаться с ним необязательно. Защиту выстраиваем от предъявленных возражений.

Бизнес с партнёром не всегда история про поддержку. Бывает и про нож в спину. Если партнёр зарегистрировал ваш общий бренд на себя, ищите доказательства, что у бренда богатая история до даты регистрации. И вы к этой истории причастны.

Следите за действиями конкурентов, а иногда и их подрядчиков. Нарушитель не всегда очевиден. Быть спокойным в любой ситуации поможет своевременная защита своей интеллектуальной собственности. В случае с копированием сайта ― это депонирование материалов и получение прав на контент от их создателей.